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Markenmäßige Benutzung nach Artikel 9 II UMV und der Ausnahmetatbestand des Artikel 14 I c) UMV

Schlussantrag Generalanwältin beim EuGH, 21.09.2023 – C-334/22

 Inhalt

Die Aufnahmevorrichtung und die „Audi-Ringe“ – sind die „Audi-Ringe“ hier als Marke verletzt?

Zunächst einmal zur Aufnahmevorrichtung. Was ist das eigentlich? Die Aufnahmevorrichtung ist ein Bereich im Kühlergrill eines Fahrzeugs, die dazu dient, Luft aufzunehmen und sie zu bestimmten Teilen des Fahrzeugs zu leiten. Die Aufnahmevorrichtung im vorliegenden Fall enthält einen Teil, der den Audi-Ringen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Markenverletzung Audi-Ringe

Sachverhalt

Der Sachverhalt ist kurz erzählt: Ein Ersatzteilhändler verkaufte im Internet den oben gezeigten Kühlergrill – ein Ersatzteil, das für Audi Fahrzeuge bestimmt ist. Die Aufnahmevorrichtung enthält dazu einen Teil, der den Audi-Ringen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Markenmäßige Verwendung?

Ist dies nun eine markenmäßige Verwendung der Audi-Ringe? Der BGH behandelte diesen Fall bereits 2019. Die Audi AG klagte gegen den Verkäufer der Ersatzteile. Dem EuGH liegt nun ein ähnlicher Fall vor, die Audi AG gegen einen polnischen Grosshändler für Ersatzteile. In beiden Fällen geht die Audi AG aus ihren EU-Marken gegen die Händler vor, die Unionsmarkenverordnung (UMV) ist damit anwendbar.

Bei einer Verletzungshandlung im Markenrecht nach Artikel 9 II UMV bedarf es neben der Feststellung der Zeichen- und Waren-/Dienstleitungsidentität oder der Verwechslungsgefahr auch einer markenmäßige Benutzung des Zeichens, d.h. eine Verwendung als Marke. Eine solche Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Absatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen kann.

Die Entscheidung des BGH und die Generalanwältin (GA) Medina am EuGH

Der BGH bejaht die markenmäßige Benutzung nach Artikel 9 II UMV und verneint die Ausnahme für Einzelteile unter Artikel 14 I c) UMV, sodass eine Verletzung gegeben ist. Der BGH unterstreicht, dass Artikel 14 I c) UMV nur Anwendung findet, wenn die Benutzung einer Marke erforderlich ist und dies den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Das ist der Fall, wenn die Markennutzung das einzige Mittel ist, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware/Dienstleistung zu liefern. Der BGH verweist auf den Zweck des Artikel 14 I c) UMV: hier soll einer Monopolisierung im Ersatzteilmarkt durch den Markeninhaber entgegengewirkt werden.

Nach dem BGH hätte man hier auch durch einen klärenden Passus im Internetangebot oder im Lieferschein darauf hinweisen können, dass es sich um ein Ersatzteil für Audi Fahrzeuge handelt. Die Verwendung der nachgebildeten Audi-Ringe in der Aufnahmevorrichtung war daher nicht erforderlich. Die Interessen des Markeninhabers sind daher vorliegend höher zu gewichten. Die Ausnahme unter Artikel 14 I c) UMV ist hier nicht einschlägig, so dass eine Markenverletzung vorliegt.

Die Generalanwältin des EuGH verneint bereits die markenmäßige Benutzung nach Artikel 9 II UMV und betont den Zweck, der Monopolisierung im Ersatzteilbereich entgegenzuwirken. Damit musste Artikel 14 I c) UMV gar nicht geprüft werden.

Auf den Punkt

Ziel des Unionsgesetzgebers ist es, im Ersatzteilbereich Monopole des Markeninhabers (hier des Audi Herstellers) zu verhindern. Die Generalanwältin begründet damit, dass der Begriff des Zeichens in Artikel 9 II UMV nicht weit ausgelegt werden dürfe. Der BGH sieht das anders, die Verletzung nach Artikel 9 II UMV sei gegeben. Der Ausnahmetatbestand des Artikel 14 I c) UMV ist nicht erfüllt, der Ersatzteilhändler hätte auch anders darauf hinweisen können, dass es sich um ein Ersatzteil für Audi Fahrzeuge handelt. Ersatzteilhändler müssen sich daher die Frage stellen, ob sie auch andere Möglichkeiten (als die Nachbildung der Marke) haben, um auf die Bestimmung des Ersatzteils hinzuweisen.

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Karin Simon
Rechtsanwältin

Fachanwältin für
gewerblichen Rechtsschutz

Susanne Graeser
Rechtsanwältin

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