Hintergrund des Rechtsstreits
Am 25. Juni 2020 beantragte die BB Services GmbH (Antragstellerin auf Nichtigerklärung) beim EUIPO die Nichtigerklärung von zwei Unionsmarken, die am 18. April 2000 in den Klassen 9, 25 und 28 eingetragen worden waren (Anmeldetag: 1. April 1996). Inhaberin ist die Lego Juris A/S. Bei den 3D-Marken handelt es sich um Spielzeugfiguren, von denen eine mit einem Würfel auf dem Kopf (siehe Darstellung oben) und eine ohne diesen versehen ist. In Klasse 28 ist die Marke für „Spiele und Spielzeuge“ eingetragen.
Die Antragstellerin machte zwei Gründe für die Nichtigkeit geltend: das Verbot der Eintragung von Zeichen, die ausschließlich bestehen (i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder (ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Artikel 7(1)(e)(i), (ii) der Verordnung Nr. 40/94).
Im Jahr 2021 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück und später die Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde. Diese stellte außerdem klar, dass die Verordnung (EG) Nr. 40/94 gilt, da die Marken im Jahr 1996 angemeldet wurden.
Die BB Services GmbH legte gegen beide Entscheidungen Beschwerde beim EuG ein.
Zum ersten Klagegrund: Absolutes Eintragungshindernis, Artikel 7(1)(e)(i) der Verordnung Nr. 40/94, nicht anwendbar
Nach Artikel 7(1)(e)(i) sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die sich aus der Art der Ware selbst ergibt. Artikel 7(1)(e)(i) ist daher nicht anwendbar, wenn die Form mindestens ein wesentliches Merkmal aufweist, das sich nicht aus der Natur der Ware selbst ergibt (z. B. dekorative Elemente).
Nach Ansicht der Beschwerdeführerin handelt es sich bei den Waren eindeutig um „ineinander greifende Baufiguren“, die mit LEGOs modularen Bausystem kompatibel sind. Die Beschwerdekammer teilte diese Auffassung nicht. Die grafische Darstellung der Marken zeige dies nicht eindeutig.
Das EuG stimmte der Beschwerdekammer zu und erklärte, dass es sich bei der Ware um eine Spielzeugfigur handele. Die Figur sei aber auch eine „ineinandergreifende Baufigur“, die mit dem LEGO-Bausteinsystem kompatibel sei. Dies ergebe sich aus ihrer grafischen Darstellung und aus der Kenntnis des Publikums von den modularen Bausystemen von LEGO. Folglich hat die Ware zwei Verwendungszwecke, sie dient dem Spielen (was nicht technischer Natur ist) und dem Zusammenbau mit anderen LEGO Teilen (was technischer Natur ist).
Artikel 7(1)(e)(i) fordert auch das die wesentlichen Merkmale/wichtigsten Bestandteile des Zeichens bestimmt werden, die im Hinblick auf die Art der Waren der Klasse 28 („Spiele und Spielzeug“) zu beurteilen sind.
Nach der Beschwerdekammer seien der Kopf, der Körper, die Arme und die Beine die wesentlichen Merkmale dieser Marke, nicht aber der Vorsprung am Kopf und die Löcher unter den Füßen und an der Rückseite der Beine. Die Beschwerdeführerin trägt jedoch vor, dass auch diese Elemente wesentliche Merkmale seien; keines der wesentlichen Merkmale weise ein dekoratives Element auf.
Das EuG folgt der Auffassung der Beschwerdeführerin hinsichtlich weiterer wesentlicher Merkmale, wies jedoch dessen Auffassung zurück, dass „kein Merkmal der Marke ein dekoratives/phantasievolles Element aufweist, welches über ihre Doppelnatur hinausgeht“. Vielmehr besteht die Spielzeugfigur auch aus dekorativen/imaginativen Merkmalen, die sich aus der Gestaltungsfreiheit des Designers ergeben (wie die zylindrische oder „tonnenförmige“ Form des Kopfes und die kurze, rechteckige Form des Halses). Da es demnach mindestens ein wesentliches Merkmal gibt, das sich nicht aus der Natur der Ware ergibt, ist Artikel 7 (1)(e)(i) nicht anwendbar.
Zum zweiten Klagegrund: Absolutes Eintragungshindernis, Artikel 7(1)(e)(ii) der Verordnung Nr. 40/94 ebenfalls nicht anwendbar
Nach Artikel 7(1)(e)(ii) sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Dies soll u.a. verhindern, dass das Markenrecht einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen/Funktionsmerkmale einer Ware einräumt.
Die Beschwerdekammer wies die Auffassung der Beschwerdeführerin zurück, dass der Vorsprung am Kopf, die mit Haken versehenen Hände, die Löcher unter den Füßen und an der Rückseite der Beine usw. ausschließlich dazu bestimmt seien, das Zusammenfügen der in der Marke abgebildeten Figur zu ermöglichen.
Das EuG schloss sich der Auffassung der Beschwerdekammer an, dass die Waren den Zweck einer „Spielzeugfigur“ erfüllen, mit der gespielt werden kann und die menschliche Züge aufweist. Es stellt jedoch fest, dass die Waren einen doppelten Zweck erfüllen, nämlich zum einen den einer „Spielzeugfigur“, mit der man spielen kann, und zum anderen den einer „zusammensteckbaren Baufigur“, deren technische Wirkung darin besteht, dass sie mit dem LEGO-Bausystem zusammensteckbar ist.
Die wesentlichen Merkmale des Zeichens seien nach der Beschwerdekammer der Kopf, der Körper (Torso), die Arme und die Beine sind. Sie ließ den Vorsprung am Kopf und die Löcher unter den Füßen und an der Rückseite der Beine außer Acht. Das EuG stellte jedoch fest, dass auch der Vorsprung am Kopf, die Haken an den Händen und die Löcher unter den Füßen, etc. ebenfalls wesentliche Merkmale sind. Sie tragen zur technischen Wirkung einer Spielzeugfigur bei.
Das EuG stellt auch fest, dass die zylindrische oder „tonnenförmige“ Form des Kopfes nicht unmittelbar aus dem technischen Ergebnis des Zusammenfügens einer ineinandergreifenden Baufigur des LEGO-Baukastensystems stammt. Dasselbe gilt für die kurze und rechteckige Form des Halses und die flache und eckige Trapezform des Rumpfes sowie die besonderen Formen der Arme mit Händen und der Beine mit Füßen. Diese dekorativen/phantasievollen Merkmale sind Ausfluss der Gestaltungsfreiheit des Designers.
Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass „kein Merkmal der angefochtenen Marke ein dekoratives oder phantasievolles Element aufweist, das über die beschriebene Funktionalität hinausgeht“, ist daher zurückzuweisen; Artikel 7 (1)(e)(ii) ist nicht anwendbar.
Auf den Punkt
Das Markenrecht und sein unbegrenzter Schutz (wenn verlängert) ist vorteilhaft im Vergleich zu anderen Rechten, die zeitlich begrenzt sind. Artikel 7 (1)(e) der Verordnung Nr. 40/94 soll einen Missbrauch dieses unbefristeten Schutzes verhindern, indem er verlangt, dass sich mindestens ein wesentliches Merkmal aus der Gestaltungsfreiheit des Designers ergibt („dekoratives oder phantasievolles Element“). Beide 3D-Marken erfüllen diese Voraussetzung, so dass Artikel 7(1)(e)(i)(ii) nicht anwendbar ist.
